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【深度解析 · 知识产权】打击商标恶意抢注的利器 - 评商标法第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”的适用
发布时间:2020-04-03
浏览次数:3867

本文作者 | 柳爱杰、张孟春



商标恶意抢注问题是商标行政诉讼案件的焦点问题之一,《中华人民共和国商标法》(以下简称“《商标法》”)在多个条款中均对其进行了规制。相比于《商标法》第十三条(驰名商标保护)、第十五条(代理人、代表人抢注)、第三十条(在先申请)以及第三十二条(在先使用)等涉及保护特定主体权益的条款,《商标法》第四十四条第一款中“以其他不正当手段取得注册”的行为损害的是不特定主体的利益以及公共秩序。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十四条规定:“以欺骗手段以外的其他方式扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者谋取不正当利益的,人民法院可以认定其属于商标法第四十四条第一款规定的‘其他不正当手段’。”

 

同时,北京市高级人民法院制定的《商标授权确权行政案件审理指南》第17.2条规定,适用《商标法》第四十四条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”一般需符合下列条件:(一)适用主体是诉争商标的申请注册人,但有证据证明诉争商标现注册人与申请注册人之间具有特定关系,或对于申请注册诉争商标的行为具有意思联络的除外;(二)适用对象包括已经注册及申请中的商标;(三)诉争的申请注册行为扰乱商标注册秩序、损害社会公共利益,或者属于不正当占用公共资源、以其他方式谋取不正当利益的行为(核心要件);以及(四)申请注册行为不仅仅损害特定民事权益。

 

在研究总结我们自行代理的和其他大量涉及“以其他不正当手段”抢注商标的案件基础上,我们认为该类案件的核心策略是从定量和定性两方面来证明诉争商标申请注册人的行为构成“以其他不正当手段”取得注册的情形。

 

一方面,抢注商标的数量是认定“其他不正当手段”的基本要素。《商标审查及审理指南》根据不同的抢注行为将其表述为“多件”商标或者“大量”商标,而《商标授权确权行政案件审理指南》则将其表述为“多件”商标。从文义上解读,“多件”和“大量”在数量上应有所区别,但目前的法律法规中未能提供一个明确的量化标准。因此,在个案中需要结合抢注商标的数量、涉及的商品类别、抢注商标的比例等因素来具体认定。另一方面,该条款的适用也需同时考察若干定性标准,包括在先标识的知名或显著程度、诉争商标与在先标识的近似程度、诉争商标的申请注册是否有合理的来源和解释、诉争商标所有人的商标意识程度、诉争商标所有人是否有真实使用意图、诉争商标注册人与在先权利人是否位于同一区域、诉争商标所有人是否存在兜售商标或提起恶意诉讼等明显主观恶意,以及诉争商标所有人申请注册的商标被驳回、不予注册或者无效等情况,进而综合考量、判定诉争商标的申请注册是否构成“以其他不正当手段”取得注册的情形。相应地,为证明“以其他不正当手段注册”的情形存在或者不存在,案件当事人应就前述多方面要素进行举证、论述或者反驳。

 

大量司法案例亦表明,法院在适用“以其他不正当手段取得注册”的规定时,对定性和定量两方面一般要同时进行考察,而不仅仅只是关注申请注册商标的数量。


案例一:抢注商标数量、兜售商标及提起恶意诉讼行为


在北京市高级人民法院审理的(2017)京行终5603号一案中,法院认定:“中唯公司申请注册了1931件商标,指南针公司申请注册了706件商标,其中部分商标与他人知名商标在呼叫或视觉上高度近似”,此外,“指南针公司、中唯公司曾在华唯商标转让网上公开出售诉争商标,且已实际有偿转让了部分商标,包括向迅销公司提出诉争商标的转让费为800万元,并辅以大规模的诉讼手段。”据此,法院认定原审判决关于诉争商标注册人的行为扰乱商标正常注册秩序及违反《商标法》第四十四条第一款之规定的结论并无不当,对该结论予以维持。


案例二:抢注商标比例与涉及商品类别


在北京知识产权法院审理的(2017)京73行初7847号一案中,法院考虑到诉争商标注册人申请注册的40多件商标中,“绝大多数商标均与原告及其关联公司或汽车用品行业中知名企业等案外主体在先使用的权利标识相同或近似,其中还包括如‘正大众品VWAG’这种意在造成消费者混淆误认,具有明显主观恶意的商标。同时,第三人申请注册商标多指定使用于第1类、第7类、第11类、第12类、第17类和第20类等商品类别上,而上述商品类别均与汽车或汽车零部件、汽车用保养品等存在较大程度的关联性”。因此,法院认定诉争商标的注册违反《商标法》第四十四条第一款的规定。


案例三:诉争商标与在先标识的近似程度以及诉争商标注册人与在先权利人的门店相邻


在北京知识产权法院审理的(2018)京73行初4577号一案中,法院认定:“诉争商标注册人申请注册的包括诉争商标在内的多枚商标均与引证商标图样几乎完全一致,且第三人经本院合法传唤而拒绝到庭陈述意见或说明理由,上述情形的出现显然难谓巧合”,再考虑到诉争商标注册人与在先权利人的门店相邻等因素,法院据此认定诉争商标注册人的行为明显具有侵犯他人在先权益、扰乱商标正常注册秩序的故意,诉争商标的注册违反了《商标法》第四十四条第一款的规定。


案例四:抢注商标被驳回或不予注册的情况及申请注册是否有合理解释


在最高人民法院审理的(2018)最高法行申2087号一案中,法院认定“嘉丰永道公司曾先后在第9类、第42类等商品或服务类别上申请注册了一百余件商标,其中包括‘欢乐斗地主’、‘超级飞机大战’、‘滑雪冒险’、‘地铁跑酷’、‘千炮捕鱼’、‘魔兽英雄’等多件与他人知名游戏名称相同或近似的商标,上述商标多被商标行政主管机关驳回或裁定不予注册,嘉丰永道公司并未对申请注册上述商标及本案诉争商标的理由作出合理解释”。据此,最高人民法院认定原审法院关于嘉丰永道公司的相关注册行为违反商标法第四十四条第一款之规定的结论并无不当,对该结论予以维持。


案例五:是否具有较强的商标意识


在北京市高级人民法院审理的(2016)京行终5696号一案中,法院考虑到除诉争商标外,镇江崇尚公司还申请注册了“YRADA、LESBLUES”等众多商标。因此,法院认为镇江崇尚公司作为商标意识十分强烈的市场主体,本应知晓相关商标的注册情况,其申请注册前述系列商标的行为具有明显的复制、抄袭他人具有较高知名度商标的故意。


案例六:抢注商品类别及是否有真实使用意图


在北京市高级人民法院审理的(2019)京行终321号一案中,法院首先考察了抢注商品的类别,认定“依赛斯公司在第3、5、7、8、9、10、11、12、14、16、18、20等24类商品或服务上申请注册了包括争议商标在内的近两百件商标,其中包括多枚与他人知名商标相同或近似的商标”,同时,法院还根据在案证据认定依赛斯公司“难以证明其具有将名下商标投入商业使用的真实意图”。据此,北京市高级人民法院认定依赛斯公司大量囤积商标的行为构成2001年《商标法》第四十一条第一款(即现行《商标法》第四十四条第一款)所指“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”的情形,争议商标应予无效宣告。


由上述案例可见,在司法实践中,在审查案件当事人申请注册的商标数量的基础上,法院往往同时审查其他多方面因素,既定量又定性,以保证审判更加全面、客观、公正。同时,定量与定性孰轻孰重有时需要进行平衡和选择,换句话说,在涉案商标数量未能达到多数或者一般案件中适用的标准时,那么定性问题就很可能成为案件审理的关键。


案例七:定性和定量的关系


在北京知识产权法院审理的(2016)京73行初1600号一案中,法院对定性和定量的关系问题进行了明确的界定。该案中,诉争商标注册人抢注了不足10枚与他人在先商标近似的商标,但法院认定:“华商经济研究所除本案诉争商标外,还申请注册了他人具有较高知名度的‘RollsRoyce’商标、‘Larmboghini’商标、‘財经商刊’商标,华商经济研究所申请注册包括本案诉争商标在内的上述商标,具有明显复制、抄袭他人商标的主观故意,虽然其申请注册的他人商标的数量并未达到大量囤积的程度,但是其复制、抄袭他人商标的行为,具有借助他人商标知名度进行不正当竞争以牟取非法利益的意图,已经扰乱了正常的商标注册管理秩序,损害了公平竞争的市场环境,违反了公序良俗原则,损害了公共利益。”


案例八:定量和定性综合考察


我们代理的切迟-杜威有限公司诉国家知识产权局商标权无效宣告请求行政纠纷一案中(案号:(2017)京73行初8128号),诉争商标注册人及其关联企业抢注了10余枚他人的知名品牌和在先商标,在此基础上,法院在定性方面给予了审慎和全面的考察,法院综合考虑了在先标识的知名度、显著性,双方商标的近似程度以及抢注商品类别等因素,最终认定诉争商标注册人的行为“明显具有囤积商标并借他人市场声誉牟利之目的,不仅会造成商品来源的误认,且扰乱了正常的商标注册秩序,损害了公平竞争的市场环境”,并据此认定诉争商标的注册违反了2001年《商标法》第四十一条第一款(即现行《商标法》第四十四条第一款)的规定。


结语


《商标法》第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”是打击商标恶意抢注的有力武器,代理该类案件时应综合多方面事实与其他要素,结合法律要求,从定量和定性两方面举证和论述诉争商标申请注册人的行为是否构成“以其他不正当手段”取得注册的情形,从而实现最优的案件效果。此外,2019年11月1日施行的《商标法》第四条增加了“不以使用为目的的恶意商标注册申请,应当予以驳回”的内容。通过前文分析可知,第四条增加的打击商标恶意注册的内容以前一般都通过适用《商标法》第四十四条第一款规定来进行规制,其根本原因在于在本次修法前我国并没有法律条文明确指向及规制商标囤积行为。

 

在修改后的《商标法》于2019年11月1日实施后,如何厘清两个法条的适用关系,有待于通过法律实践和相关司法解释或者指导意见予以明确。我们认为,《商标法》第四条在制止商标恶意抢注的表述和指向上更为明确,并可以适用于商标申请、商标异议和商标无效宣告等程序,通过审查关口的前移来进一步打击商标恶意抢注行为,因此,其势必在打击商标恶意抢注上发挥更加重要的作用。从法律适用上来讲,原则上能够适用第四条规制的行为,就不需再适用第四十四条第一款的规定,而仅将该条款作为绝对理由的兜底条款来弥补法律可能出现的漏洞。同时,对于修改的《商标法》生效之前(2019年11月1日)的恶意抢注行为,考虑到法律的溯及力问题,仍需适用《商标法》第四十四第一款规定进行规制。





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